Il 23 marzo 2019 è entrato in vigore il d.lgs. 20 febbraio 2019 n. 15 in “attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario”.

Con tale intervento normativo il legislatore ha apportato significative modifiche sostanziali e processuali al Codice della proprietà industriale, per brevità CPI, con l’obiettivo non solo di superare le differenze esistenti tra i titolari di marchi dei Paesi  europei ma anche di ampliare le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal segno distintivo.

Vediamo di seguito alcune delle novità principaIi:

Eliminazione del requisito della rappresentazione grafica

La rappresentazione grafica cessa di costituire un elemento indispensabile ai fini della registrabilità del marchio.

Viene, infatti, prevista la possibilità di registrare nuovi tipi di marchi, quali, ad esempio:  i marchi sonori, di movimento e gli ologrammi, purché siano rappresentati in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.

Modifiche alla disciplina dei soggetti legittimati a richiedere la registrazione di un marchio collettivo.

L’art.11 CPI, così come novellato, individua i soggetti legittimati ad ottenere la registrazione dei marchi collettivi ovvero:

  • le persone giuridiche di diritto pubblico,
  • le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti.

Non sono invece legittimate a richiedere la registrazione le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata.

Con riferimento poi al marchio collettivo consistente in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, il testo novellato dell’art. 11, comma 4, CPI prevede specificatamente che qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto non solo a fare uso del marchio, ma anche a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti fissati nel regolamento d’uso.

Introduzione della disciplina dei marchi di certificazione.

Il nuovo art. 11 bis CPI introduce il marchio di certificazione che l’art. 27 della Direttiva (UE) 2015/2436 definisce come il marchio d’impresa idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi che non sono certificati.

Si tratta di un’importante innovazione in quanto tali marchi hanno lo scopo di certificare determinate caratteristiche dei prodotti o dei servizi (ad esempio la qualità).

Il nuovo articolo 11-bis consente alle persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, di ottenere la registrazione di marchi di certificazione, a condizione che non svolgano attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

È inoltre ammesso che un marchio di certificazione possa consistere in segni o indicazioni utilizzati nel commercio per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.

L’avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da un nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché quest’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale. Salvo disposizioni specifiche, i marchi di certificazione sono soggetti a tutte le altre disposizioni sui marchi individuali.

Divieto di registrazione dei segni relativi alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

L’art. 6 del D.lgs. n. 15/2019 ha apportato alcune importanti modifiche anche alla disciplina contenuta nell’art. 14 CPI disponendo che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa non solo i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ma anche sulla tipologia di marchio.

Nello specifico si prevede che non possono essere oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell’Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione europea, relativi alla:

protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche;

protezione delle menzioni tradizionali per i vini;

protezione delle specialità tradizionali garantite.

Ed in termini analoghi sono esclusi dalla registrazione come marchio di impresa i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale, precedentemente registrata.

Ampliamento dei diritti conferiti dalla registrazione

L’art. 20 del D.lgs. n. 15/2019 ha esteso il potere di tutela dei titolari dei marchi registrati rafforzando anche gli strumenti di prevenzione alla contraffazione.

La versione previgente dell’art. 20 CPI consentiva ai titolari dei marchi di vietare ai terzi l’uso di segni identici e/o simili al marchio per prodotti o servizi identici e/o affini, estendendo tale facoltà di divieto anche alle ipotesi in cui tali segni sono usati  per prodotti o servizi non affini quando per rinomanza del marchio l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (c.d. fenomeno dell’agganciamento parassitario del marchio di rinomanza).

Il D.lgs. n. 15/2019 amplia la introduce un’ulteriore forma di tutela in quanto consente ai titolari di marchi registrati di VIETARE AI TERZI L’USO DI UN SEGNO IDENTICO O SIMILE “ANCHE SE VIENE UTILIZZATO PER FINI DIVERSI RISPETTO A QUELLO DI CONTRADDISTINGUERE I PRODOTTI O I SERVIZI”

L’inciso “anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi” sembrerebbe quindi concedere al titolare del marchio rinomato il diritto di impedire ai terzi non solo l’uso (non autorizzato) in funzione distintiva, ma anche l’uso descrittivo che, in ragione della notorietà del marchio, potrebbe consentire all’utilizzatore di beneficiare di indebiti e non remunerati effetti positivi.

È inoltre previsto il divieto:

  • di apporre il segno non solo sui prodotti o sulle loro confezioni, ma ora anche sugli imballaggi;
  • di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del diritto del titolare.

Il comma 2-bis dell’art. 20, introdotto dall’art. 20 del D.lgs. n. 15/2019, prevede, inoltre, che il titolare del marchio può vietare ai terzi di introdurre in Italia, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti oppure il relativo imballaggio provengono da Paesi terzi rispetto all’Unione europea e recano senza autorizzazione un segno identico al marchio o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio, qualora i prodotti in questione rientrino nell’ambito di protezione del marchio[1].

Decorrenza degli effetti del rinnovo della registrazione.

Gli effetti della rinnovazione della registrazione decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione precedente. La domanda di rinnovazione deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l’ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso.

Legittimazione all’azione di contraffazione del licenziatario

Il nuovo art. 122 bis del CPI prevede che, fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un’azione per contraffazione di un marchio d’impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo; tuttavia,  il titolare di una licenza esclusiva può avviare tale azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un’azione per contraffazione entro termini appropriati. L’espresso riconoscimento della legittimazione ad agire da parte del licenziatario – seppur subordinata all’inerzia del titolare – risolve così un’annosa questione dibattuta da anni in dottrina e giurisprudenza.

Nuove disposizioni processuali in relazione alla procedura avanti alla Commissione ricorsi.

La procedura che regola i ricorsi avanti la Commissione Ricorsi viene innovata attraverso la sostituzione dell’articolo 136 del CPI (ora semplicemente intitolato “Presentazione dei ricorsi“) e la previsione di ben 13 nuovi articoli a partire dall’art. 136-bis (“Deposito del ricorso”) sino all’art. 136-terdecies (“Impugnazioni”).

Il D. Lgs.vo 20/02/2019 n. 15 offre una disciplina dettagliata rispetto a tutte le fasi del processo avanti la Commissione Ricorsi regolando anche i casi di sospensione, interruzione ed estinzione del processo. Tra le nuove disposizioni, vi è da considerare in particolare la previsione di cui all’art. 136 comma 1° che prevede che il ricorso debba essere notificato, a pena di inammissibilità, all’Ufficio italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui l’interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell’atto impugnato o, per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento.

Introduzione della disciplina organica del procedimento amministrativo di decadenza e nullità.

È stata inserita un’apposita sezione nel C.P.I. (Codice di proprietà industriale), sezione II-bis, con nove articoli, dall’articolo 184-bis al 184-decies, che disciplinano il procedimento di decadenza e nullità dei marchi registrati.

Il nuovo art.184 bis CPI  prevede che è possibile presentare istanza, scritta e motivata, all’Ufficio italiano brevetti e marchi per l’accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio di impresa registrato, fatta sempre salva la proponibilità dell’azione avanti all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 120 CPI.

La decadenza può infatti essere eccepita quando il marchio:

  • è divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o del servizio ovvero quando ha perso la sua capacità distintiva a causa dell’attività o dell’inattività del suo titolare, così come previsto dall’art. 13, comma 4 CPI;
  • è divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato, così come previsto dall’art. 14, comma 2, lett. a), CPI.

I soggetti interessati possono altresì contestare la decadenza del marchio nei casi di non uso ai sensi dell’art. 24 CPI.

La nullità del marchio può invece essere chiesta per i seguenti motivi:

  • il marchio d’impresa non avrebbe dovuto essere registrato ( in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 9, 10, comma 1, art. 13, commi 1, 2 e 3, art. 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) e d), CPI),
  • il marchio d’impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell’esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), d), e) ed f), CPI,
  • la domanda di registrazione del marchio d’impresa è stata presentata dall’agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo;

L’art. 184 bis comma 4 C.P.I. disciplina il contenuto dell’istanza, a pena d’inammissibilità, la documentazione da allegare nonché i casi di improcedibilità e di sospensione[2].

L’art. 184-ter CPI elenca  i soggetti legittimati a presentare un’istanza di decadenza o di nullità; mentre l’art. 184 quater CPI disciplina la procedura di esame dell’istanza di decadenza o nullità e le relative decisioni.

L’Ufficio italiano brevetti e marchi deve verificare, in via preliminare, la ricevibilità e l’ammissibilità della domanda. Se viene superato l’esame preliminare, l’Ufficio italiano brevetti e marchi deve comunicare alle parti la notizia dell’avvio, in contraddittorio, del procedimento. A questo punto l’Ufficio italiano brevetti e marchi deve:

trasmettere al titolare del marchio la copia dell’istanza di decadenza o nullità;

invitare il titolare del marchio a depositare le proprie osservazioni entro un termine determinato;

trasmettere alle parti le osservazioni depositate da ciascuna di loro;

L’art. 184 quater CPI consente all’Ufficio italiano brevetti e marchi di poter assegnare alle parti un termine per produrre ulteriori documenti o presentare deduzioni od osservazioni al fine di replicare alle allegazioni, deduzioni ed osservazioni formulate dalle altre parti.

Esaurita la trattazione del procedimento, l’Ufficio italiano brevetti e marchi deve disporre il trasferimento della titolarità della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 184-bis, comma 4, lettera c), allorquando l’organo giudicante ha accolto la domanda ed ha dunque accertato la decadenza o dichiarato la nullità, in tutto o in parte, della registrazione del marchio.

I provvedimenti con cui l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha accertato la decadenza o dichiarato la nullità o trasferito la titolarità della registrazione di un marchio debbono essere annotati nel registro, mentre la decisione deve essere comunicata all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) nel caso di registrazione internazionale.

L’art. 184 quinques contiene una specifica disciplina in materia della prova d’uso del marchio nei procedimenti per la dichiarazione di nullità.[3]

Secondo quanto previsto dall’art. 184 sexies CPI la decadenza o la nullità, anche parziale di una registrazione di marchio, ha efficacia erga omnes quando è divenuto inoppugnabile il provvedimento dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

L’art. 184 sexies CPI prescrive inoltre che:

la decadenza della registrazione del marchio, per tutti o per una parte dei prodotti o servizi, produce effetti a decorrere dalla data di deposito della domanda ovvero a partire dalla data anteriore in cui è maturata una causa di decadenza se richiesto su istanza di parte;

la nullità della registrazione di un marchio di impresa, per tutti o per una parte dei prodotti, produce invece effetti a decorrere dalla data di registrazione

L’art. 184 octies CPI fornisce poi un elenco della cause di estinzione della procedura di decadenza o nullità[4].

Merita poi un breve cenno il capitolo delle impugnazioni attualmente disciplinate dall’art. 184 nonies CPI secondo cui i provvedimenti emessi dall’Ufficio italiano brevetti e marchi con cui è stata dichiarata irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullità ovvero è stata accolta, anche parzialmente, o respinta l’istanza, devono essere comunicati alle parti, le quali possono presentare impugnazione avanti alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell’art. 135 CPI.

Da ultimo si segnala che le disposizioni sul procedimento di decadenza o nullità entreranno in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione di un apposito decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico che dovrà definire le modalità di applicazione della procedura, così come previsto dall’art. 184 decies CPI.

 

[1] Nel corso del procedimento radicato, ai sensi del regolamento UE n. 608/2013, per determinare l’eventuale violazione del marchio, il dichiarante o il detentore dei prodotti può tuttavia fornire la prova del fatto che il titolare del marchio non ha il diritto di vietare l’immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale.

[2] L’istanza di decadenza o di nullità:

  • è dichiarata improcedibile quando, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione o sia pendente un procedimento dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi o all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 120 CPI;
  • è dichiarata improcedibile qualora sia stata presentata contestualmente ad una domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, proposta davanti all’autorità giudiziaria adita ai sensi dell’art. 122 CPI;
  • può essere sospesa quando è stata presentata in pendenza di un procedimento, amministrativo o giudiziario, connesso per l’oggetto fino a che la procedura pendente sia definita con provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza passata in cosa giudicata (in questo caso deve essere presentata istanza di prosecuzione del procedimento entro il termine perentorio di 3 mesi decorrenti dal venir meno della causa di sospensione a pena di estinzione della procedura);

 [3] Il titolare del marchio d’impresa anteriore deve difatti fornire la prova che:

–              il marchio d’impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda, nel corso dei 5 anni precedenti la data di deposito della domanda di nullità;

–              ovvero che sussistono motivi legittimi per il mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, fosse conclusa da almeno 5 anni.

Il titolare del marchio d’impresa anteriore deve fornire anche l’ulteriore prova che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei 5 precedenti la data di deposito o di priorità ovvero che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso allorquando, alla data di deposito o di priorità del marchio d’impresa posteriore, è scaduto il termine di 5 anni durante il quale il marchio di impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo.

[4] Tale condizione si verifica quando:

il marchio sul quale si fonda l’istanza è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile;

la rinuncia all’istanza di decadenza o nullità è accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;

la domanda o la registrazione, oggetto dell’istanza di decadenza o nullità, è ritirata o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi;

non è presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all’articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all’articolo 184-septies, comma 2, secondo periodo;

la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l’istanza di nullità è ritirata o rigettata;

la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta o la specialità tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullità, è cancellata;

se è venuto meno l’interesse ad agire.