Con il dlgs. 19.02.2019 n. 18 sono state apportate modifiche al codice della proprietà industriale (dlgs. 30 del 2005[1]) che introducono nell’ordinamento nazionale, in attuazione del regolamento (UE) n. 1257/2012, la tutela brevettuale unitaria che entrerà in vigore a partire dal prossimo 27 marzo.

Si precisa che il predetto regolamento attua una cooperazione rafforzata alla quale hanno aderito tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea ad eccezione della Spagna e Croazia, i quali potranno in ogni caso unirsi in seguito.

Il brevetto unitario europeo[2] non va sostituirsi al brevetto europeo, che può continuare ad utilizzarsi, ma si affianca allo stesso, con il quale peraltro condivide l’iter di presentazione presso l’Ufficio Europeo di Brevetti (UEB), differenziandosi però per taluni aspetti fondamentali, che di seguito si sintetizzano, dai quali emerge una protezione rafforzata e più economica dei brevetti a livello europeo.

  Brevetto Unitario Europeo Brevetto Europeo
validità Automatica validità nei 26 Stati membri della cooperazione rafforzata Convalida nei singoli Stati tra per i 38[3] aderenti alla European Patent Convention (EPC)
Lingua Traduzione della richiesta in una delle tre lingue ufficiali dell’UEB (inglese, francese, tedesco).

Traduzione del brevetto in due lingue per un periodo di transizione non superiore a 12 anni.

 Traduzione nella lingua nazionale di ciascun paese di convalida
Oneri Singola tassa annuale di rinnovo Tassa di deposito in ciascun Paese di convalida

Il dlgs. 19.02.2019 n. 18 prevede anche l’adeguamento alle disposizioni dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti[4],che prevede una giurisdizione comune per tutti i paesi partecipanti all’Accordo con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché le misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati complementari di protezione rilasciati sulla base di un brevetto europeo. La giurisdizione comune opera per i brevetti unitari europei sia per i brevetti europei, per i quali precedentemente erano compenti le giurisdizioni nazionali.

È, tuttavia, stato introdotto un regime transitorio (art. 245 bis del dlgs. 30 del 2015) che consente l’applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l’Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo e a quelle promosse dopo l’entrata in vigore dell’Accordo davanti all’autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all’articolo 83, co. 3, dell’Accordo medesimo che prevede il peridio transitorio di sette anni prolungabile di altri 7 dalla data di entrata in vigore.

Per quanto riguarda le modifiche introdotte al codice della proprietà industriale, si segnalano:

  • Il conferimento al titolare del brevetto europeo rilasciato per l’Italia e del brevetto europeo con effetto unitario dei diritti di impedire l’utilizzazione diretta e indiretta di un’invenzione[5] e l’imposizione dei limiti agli effetti del brevetto previsti dall’art. 27 dell’Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti [6] (art. 56, 1co)
  • la previsione del meccanismo di salvaguardia del “safety net” (art.56, co. 4 bis), i. e. per i brevetti europei, per i quali è stata presentata una richiesta di effetto unitario, il termine entro il quale la traduzione del testo del brevetto deve essere depositata decorre dalla data di ricezione della comunicazione dell’atto definitivo di rigetto o revoca dell’effetto unitario ovvero dalla data di ricezione dell’istanza di ritiro da parte dell’Ufficio europeo, al fine di evitare che il titolare del brevetto europeo possa incorrere nella scadenza del termine per la validazione in Italia del titolo in attesa di conoscere l’esito dell’istanza di effetto unitario;
  • l’equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto europeo validato in Italia in materia di trasformazione della domanda di brevetto europeo (art. 58)e di cessazione degli effetti del brevetto italiano (art. 59);
  • un’implementazione delle limitazioni della facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto (art.68).

Ora si attende, quindi, di vedere quali saranno gli effetti dell’applicazione della nuova disciplina sul piano nazionale ed europeo.

18.03.2019                                                                                                                                       Avv. Veronica Gaffuri

[1] Vengono modificati gli artt. 56, 58, 59, 68, 50, 163 e inserito l’art. 245 bis.

[2] Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento il brevetto europeo con effetto unitario è “un brevetto europeo concesso con la stessa serie di rivendicazioni con riguardo a tutti gli Stati membri partecipanti“, che “beneficia di un effetto unitario in detti Stati membri, a condizione che il suo effetto unitario sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria“. Ai sensi del successivo articolo 5 del Regolamento, “il brevetto europeo con effetto unitario conferisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela in tutti i territori degli Stati membri partecipanti in cui ha effetto unitario“. L’art. 7 dispone l’equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto nazionale.

[3] Oltre ai 28 Statti Membri dell’UE sono firmatari della Convenzione altri 10 Stati, Albania, Islanda, Liechtenstein, Repubblica di Macedonia, Monaco, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera e Turchia

[4]L’Accordo è stato ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214

[5] Art. 25 e 26 dell’Accordo su un Tribunale Unificato dei brevetti

[6] Art. 27 dell’Accordo su un Tribunale Unificato dei brevetti