La recente sentenza del Tribunale dell’Unione Europea  del  26.06.2018,  resa nella causa T-619/16, che peraltro vede coinvolte ricorrente e controinteressato italiani, offre lo spunto per riflettere sulla tutela del marchio dell’Unione Europea.

In primo luogo è utile premettere che la registrazione del marchio deve essere effettuata presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione Europea[1].

Inoltre, qualora sorgano contestazioni in ordine alla registrazione, gli strumenti messi a disposizione del regolamento sono i seguenti:

  • entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio, può presentarsi opposizione alla registrazione del marchio avanti all’Ufficio (art 46 Reg. 2017/1001),
  • entro due mesi dalla notifica della decisione può essere presentato ricorso avanti allo stesso EUIPO (artt. 66 e ss Reg. 2017/1001)
  • entro due mesi dalla notifica delle decisione della commissione di ricorso, può essere proposto ricorso avvero la stessa davanti al Tribunale (art. 67 Reg 2017/1001)

Successivamente, secondo quanto previsto dal diritto dell’Unione Europea, entro il termine di due mesi, le sentenze del Tribunale possono essere oggetto di impugnazione davanti alla Corte di Giustizia.

Nel caso di specie, considerando appunto l’iter procedurale, il Tribunale si è pronunciato a seguito dell’avvenuto espletamento dei seguenti  step:

  • la contro interessata Inghirami produzione distribuzione Spa (IN.PRO.DI) ha proposto opposizione alla registrazione del marchio da parte del sig. Sicignano per i diritti nascenti dalla registrazione di un marchio dell’Unione Europea anteriore (art. 8, par. 1, lett b) reg. 2017/1001)
  • a fronte del rigetto da parte della divisione di opposizione, la IN.PRO.DI. ha proposto ricorso all’EUIPO, che lo ha accolto, ravvisando la moderata somiglianza dei segni in conflitto
  • avverso la decisione dell’EUIPO, il Sig. Sicignano ha proposto ricorso al Tribunale chiedendo l’annullamento della stessa e la concessione del marchio richiesto.

Venendo al merito della questione, il Sig. Sicignano ha chiesto nel 2014 la registrazione di un marchio figurativo complesso contenente anche l’elemento denominativo “CAPRI” in relazione ad una serie di prodotti, per i quali già nel 2002 la IN.PRO.DI aveva registrato il marchio dell’Unione europea figurativo CAPRI e nel 1981  il marchio denominativo italiano CAPRI.

La sentenza de qua, che si risolve nel rigetto del ricorso del Sig. Sicignano, mette in rilievo rilevanti aspetti che devono essere presi in considerazione in caso di invocata sussistenza dell’ “impedimento alla registrazione” del marchio richiesto ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett b) reg. 2017/1001, ovvero se “a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore”.

In ordine alla comparazione dei segni in conflitto, il Tribunale precisa, in linea con la giurisprudenza precedente, che nella fase di valutazione della somiglianza dei segni occorre esaminare il carattere distintivo di un elemento di un marchio complesso, quale appunto quello dell’elemento denominativo “capri” nel caso di specie, la cui mancanza non è stata dimostrata dal ricorrente .Inoltre, emerge dalla sentenza che l’“interesse generale a preservare la disponibilità dei nomi geografici”deve essere tutelato nel caso di segni che riportino nomi geografici i quali possano,” agli occhi degli ambienti interessati, designare la provenienza geografica della categoria di prodotti di cui si tratta”,  requisito che non sarebbe stato provato dal Sig. Sicignano nella causa in oggetto.

Per quanto riguarda la valutazione della sussistenza del rischio di confusione, il Tribunale evidenzia che lo stesso può sussistere a causa di una “somiglianza tra i segni in conflitto e tra i prodotti o servizi richiesti”, anche in presenza di un marchio anteriore di debole carattere distintivo, e che l’indicazione di somiglianza può derivare dall’”inclusione del marchio anteriore nel marchio richiesto”, elementi ritenuti entrambi presenti nella fattispecie in esame. Secondo i giudici, il predetto rischio può essere diminuito dalla coesistenza in un determinato mercato di due marchi aventi elementi comuni solo se si tratti di una coesistenza pacifica, assente nel caso de quo.

Nel caso di specie, il Tribunale condivide quindi la valutazione della commissione di ricorso in relazione alla moderata somiglianza dei segni in confitto e alla sussistenza del  rischio di confusione tra gli stessi. Ora sarà interessante vedere se il ricorrente deciderà di impugnare la sentenza avanti alla Corte di Giustizia.

4.07.2018 – Avvocato Veronica Gaffuri

[1] Il regolamento ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009