Definizione.

Con il termine “Licensing” si intende indicare una forma contrattuale atipica e non espressamente contemplata dal Codice Civile.  Più precisamente, per tramite di questo strumento, un Soggetto riconosce, in capo ad un secondo Soggetto, il diritto di utilizzare qualsiasi elemento (di sua appartenenza) che possieda le caratteristiche per potersi identificare come “Proprietà Intellettuale”; fra questi elementi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si identificano: il Brevetto, il Marchio e il Know How. Il tutto, dietro la dazione di un corrispettivo[i], allo scopo di realizzare un dato prodotto e di commercializzarlo. Dunque, sulla base di codesta dinamica economico-giuridica, un Licenziante (o Licensor) conserva pienamente un titolo di Proprietà Intellettuale, ma (contemporaneamente) offre ad un Licenziatario (o Licensee) la possibilità di sfruttare il titolo medesimo per ragioni di opportunità economica.

Forma scritta del Contratto di Licenza e Trascrizione.

Il Contratto di Licensing non richiede la forma scritta ai fini della sua validità. E’, tuttavia, richiesta la trascrizione ai fini pubblicitari, ogni qualvolta ci si muova nell’ambito dello sfruttamento di diritti inerenti marchi/brevetti registrati. L’art. 138 Codice Proprietà Industriale, infatti, annovera tale tipologia contrattuale tra gli atti che devono essere trascritti presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.[ii].Nel caso specifico la trascrizione svolge una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva, in quanto destinata a dirimere l’eventuale conflitto tra più soggetti acquirenti il medesimo diritto sul titolo[iii].

Tipologie di Licensing, durata  ed  estensione territoriale del Contratto, clausole facoltative.

 La licenza può essere:

  • esclusiva: il diritto di sfruttamento della proprietà intellettuale viene concesso al solo licenziatario (neppure il licenziante potrà proseguire nell’utilizzo del diritto pur rimanendone esclusivo titolare);
  • unica: il titolo può essere sfruttato dal licenziante e da un solo licenziatario;
  • non esclusiva: il titolare può concedere la licenza a più soggetti e nel contempo utilizzare la privativa medesima.

L’esclusività deve essere oggetto di specifica ed espressa previsione contrattuale.

Il contratto può riguardare tutti i diritti di sfruttamento economico o solo alcuni di essi. Ad esempio, il licenziante può concedere il diritto di distribuzione, ma non quello di fabbricazione.

Le parti possono, inoltre, prevedere delle sub-licenze: esse consistono nella facoltà per il licenziatario di concedere, a sua volta, lo sfruttamento del  titolo a terzi. Nella maggior parte dei casi, esse sono subordinate alla preventiva autorizzazione del licenziante poiché, per quest’ultimo, è determinante controllare la catena di distribuzione e/o produzione, anche in termini di reputazione commerciale del brand.

Altri aspetti importanti da disciplinare sono:

  • la durata: generalmente, la licenza viene concessa per un periodo determinato di tempo, con possibilità di tacito rinnovo;
  • il territorioovvero la Nazione o la regione entro i cui confini il Licensor abbia facoltà di sfruttare la privativa[iv].

A rafforzamento degli obblighi assunti contrattualmente ed in un’ottica di prevenzione del contenzioso, le parti medesime sono solite negoziare clausole penali, aventi lo scopo di predeterminare la misura del risarcimento del danno, oppure clausole risolutive espresse[v].

Commercio Internazionale e Licensing.

Considerata la sua struttura essenziale, il Contratto di Licensing rappresenta un valido espediente utilizzabile da un’ impresa che voglia tentare di sperimentare il suo ingresso in una nuova  fetta di mercato; ciò evitando di sopportare gli ingenti costi generalmente portati dalle operazioni occorrende a quest’uopo. Mentre si muove in questa direzione, l’Impresa non deve (o non dovrebbe) sottovalutare l’importanza di dedicare costantemente una significativa parte delle sue risorse in ricerca ed innovazione. Infatti, mettendo a disposizione talune licenze, essa facilita la veicolazione diffusa del proprio peculiare bagaglio di conoscenza scientifico-tecnologica; bagaglio che, posto al servizio di un’altra impresa, può configurare il rischio, con la cessazione del contratto che qui ci occupa, di lasciare a quest’ultima spazio per trasformarsi in un competitor verso il Licensor originario. Ferme queste considerazioni, la valutazione circa la scelta di concedere, o meno, licenze a chi ne abbia fatto richiesta è variabile; cambia in forza di fattori multipli che compongono una data strategia imprenditoriale. Da questo punto di vista, certamente, assumono peso il settore produttivo nel quale si intenderebbe approdare piuttosto che il tipo di Paese verso il quale si vorrebbero orientare gli  interessi in gioco. Nel complesso, in ogni caso, il Licensing si presta ad essere impiegato a fronte della necessità di penetrare in un campo assai sensibile o delicato (fra gli altri: quello degli armamenti). Ancora: il suo potenziale può rivelarsi decisivo se si tratta di aiutare un’Impresa ad affacciarsi in uno Stato terzo caratterizzato da una situazione politico-istituzionale fragile o complessa. Infine, l’Accordo di Licenza, per le Nazioni maggiormente sviluppate, può assumere le vesti un volano ideale in chiave della collocazione, all’interno di realtà meno evolute sul piano industriale, di prodotti che tendono a farsi superati ed “ obsoleti”; superati ed “obsoleti” davanti a dati standard avanzati di “ modernità” industriale, economica e sociale tipica di alcuni contesti geografici.

 

[i] Il canone de quo può essere reso in varie modalità. Così, a pagamenti forfettari resi in un’unica soluzione o in più rate, si affiancano pagamenti di Royalities la consistenza delle quali, solitamente, viene fissata in proporzione al risultato di vendita ottenuto dal Licenziatario. L’ammontare delle Royalities suddette, pertanto, si presta ad essere calcolato come una percentuale sul prezzo di vendita, ma anche come un valore fisso in corrispondenza delle quantità, variabili, che vengono vendute.

[ii] In particolare, il comma 1, lett. b), prevede che “Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: [..] gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia…”.

[iii] La trascrizione può essere effettuata su istanza di parte mediante il deposito di un’apposita istanza di trascrizione, cui sia stata allegata tutti i documenti attestanti la concessione in licenza, depositata presso l’apposito registro. È interessante  evidenziare che, sempre ai fini dell’opponibilità a terzi,  anche le azioni di risoluzione aventi ad oggetto diritti di proprietà industriale, devono essere trascritte affinché gli effetti della trascrizione della sentenza risalgano alla data della trascrizione della domanda giudiziale ( cfr. art. 138 co. 1 lett. h) CPI).

[iv] Si ricorda che le clausole di esclusiva territoriale, costituendo una limitazione pattizia alla libera concorrenza, sono soggette, oltre alla normativa italiana, alla rigorosa disciplina europea in materia.

[v] Attraverso le clausole risolutive espresse le parti predeterminano le violazione degli obblighi contrattuali che integrano grave inadempimento e, dunque, tutte quelle ipotesi in cui l’inadempimento di una parte determina la risoluzione della contratto senza necessità di rivolgersi all’Autorità giudiziale.